專利申請之專利申請範圍撰寫手冊

●一本可以讓您提升撰寫專利申請範圍（Claim）技術的書！
●告訴您如何把抽象的「技術」或立體、動態的發明用文字來表現，讓您的Claim寫的更確實！

專利申請範圍（Claim）是諸多申請專利的文件之一，就其功能與影響來看，Claim是用來界定權利範圍的文件，可說是專利申請文件最重要的部分。
提升Claim的撰寫技術除了對專利申請人有利，對智慧財產局、法院、或是第三者也有利。不過市面卻鮮少介紹有關Claim起草的書籍。不同種類的發明需要不同的寫法，只有在熟悉各種寫法之後，才能針對發明寫出適當的Claim。
本書除了解說該如何掌握發明的本質之外，也以許多專利申請實例介紹Claim的撰寫方法。

葛西 泰二

昭和48年廣島大學工學系畢業。同年進入三井造船服務，隸屬千葉工廠，負責船舶功能設計、化學生產設備設計。

昭和61年進入深見專利事務所服務，隸屬控制、電氣團隊。平成7年離開深見專利事務所，轉往坂上、葛西專利事務所服務，平成11年設立葛西專利事務所至今。擁有律師資格（平成3年律師資格考通過、同年註冊資格）、高壓瓦斯製造保全負責人、公害防止管理人員、危險物品操作人員的資格。平成10年任律師公會以及律師懇談會副委員長。平成11年任律師公會業務對策委員會副委員長。

平成9年任大阪府智慧財產權顧問一職。平成10年任大阪府專利流通支援模組事業技術審查會審查委員。平成12年任大阪府中小企業支援中心之經營、技術顧問。平成13年任日本律師公會研修所營運委員。平成22年任日本律師公會專利委員會委員。

譯者簡介
許郁文

東吳大學日本語文學系碩士，曾擔任日商多媒體編輯與雜誌日文採訪編輯。目前為專職譯者，並且仍不斷持續進修中。

依據專利局（譯註：等同於我國的智慧財產局）的「促進專利政策（Pro-Patent Policy）」解釋，專利法的目的在於早期、強力、廣泛地保護發明人的權利，不再只是保護專利，而是提倡發明人行使的專利權。為此，撰寫專利說明書的技巧優劣，將與專利是否受到全面保護息息相關。

因此，坊間介紹該如何撰寫專利說明書的相關書籍可說是汗牛充棟。專利申請諸多文件之中，專利申請範圍（Claim）擔負著界定權利範圍的重要角色。如果將發明視為食材，Claim等同於經過烹煮而成的料理。換句話說，不管發明多麼優異，只要Claim撰寫不當，往往會在專利審查過程或是行使專利權之際，遭逢極為深刻的損害。當專利進行程序審查時，如未能在Claim裡清楚地說明與舊有技術之差異，抑或無法透過Claim的補充修正彌補記載不足之處，很可能發明人無法主張專利的相關權利。

此外，如果無法在Claim裡清楚地記載專利權的範圍，當別人以模仿的手法侵害專利時，發明人也將因無法充分地主張專利權，而對侵害人束手無策。
因此，如能提升Claim的撰寫技術，除了對專利申請人有利，也對智慧財產局、法院、或是第三者有利。不過市面卻鮮少介紹有關Claim起草的書籍。即便是上述提到的專利說明書相關書籍，也多以一例帶過Claim的說明，這樣的內容實在無法付諸實用，因為Claim的優劣是極為相對的。想要更上一層樓地磨練撰寫Claim的技術，就必須先了解Claim的優劣所在，不過撰寫Claim的技術並非光憑經驗的累積就能提升，而且也害怕因片面的經驗而累積成錯誤的觀念。

為了寫出優良的Claim，本書除了解說該如何掌握發明的本質之外，也以許多專利申請實例介紹Claim的撰寫方法。整理這些實例的過程中，也讓我再次體會到撰寫Claim的困難度，不同種類的發明需要不同的寫法，也只有在熟悉各種寫法之後，才能針對發明寫出適當的Claim。

因此，或許每一項實例說明都只能適用於特定狀況，但我仍希望透過這些實例的介紹，讓讀者了解該怎麼針對不同的發明撰寫Claim。
如果本書內容能成為各位讀者的參考，那將是在下的榮幸。
2010年6月 葛西泰二

1 本書的目的
2 Claim（專利申請範圍）的意義
3 Claim的撰寫方式與架構
4 認識發明的方法
5 撰寫Claim的實戰教學
6 Claim與專利說明書的整合方式
7 專利權優先的Claim撰寫方式

1本書的目的
專利法第70條第1項規定「專利發明之技術範圍依照專利申請書記載之範圍所定」。專利發明之技術範圍可決定專利是否受到侵害，因此專利申請範圍（以下稱「Claim」）可說是諸多專利申請文件之中的核心文件。
另一方面，專利法第36條第5項雖規定Claim必須由申請人撰寫，但前提是，申請專利的發明必須明確（受專利法第36條第6項第2號規範）。此外依省令規定，發明人有義務在Claim裡記載一切方便理解發明技術的內容（依專利法實施規則第24條之2）。

因此，如只是為了行使專利權之便，而撰寫空泛不確實的Claim，該專利申請將在審查程序之中被駁回，即便該專利申請闖關成功，日後也無法在專利侵害訴訟中，成為發明人主張專利權之依據。
原本一個新發明就應與現有技術之間，保有一定的安全範圍。但希望您了解的現實是，即便發明內容一致，甚或發明技術相同，Claim的內容優劣與否，將左右發明人所擁有的權利範圍。

因此，即便專利順利申請，一旦日後需要主張權利時，很有可能因不確實的Claim內容而無法充分主張權益，即便此時想重新撰寫Claim，也為時已晚。因此最是問題，也最令人費解的是，Claim不會記載套用該發明技術的物件內容。
話說回來，撰寫確實的Claim並非易事，因為「發明」本身並非具體可見之物，往往只是無形的「技術」或「思想」而己，而要將無形之物轉化為實質的Claim內容，當然不是件容易的事。也正因為有其難度所在，發明人必須視撰寫Claim為一件至關重要的大事，否則該項發明很可能無法確實地為發明人所用。

雖然撰寫確實的Claim如此不易，但撰寫Claim的難度往往也因發明的內容而有差異。以個人意見來說，撰寫構造物這類發明的Claim最為困難，而且撰寫技術的優劣也將影響Claim的涵蓋範圍。相對於電子類、化工類這類平面而靜態的發明而言，構造物這類的發明往往是立體且動態的發明，因此Claim這種必須寫成平面表現的文章來說，較適合形容平面且靜態的發明。而且構造物這類發明的特徵往往是動態的，要以Claim這類靜態的文字描述其特徵，的確不是一件容易的事。
因此本書將以這類構造物發明為主，解說撰寫Claim的方法。

2 Claim（專利申請範圍）的意義
2.1 Claim在諸多申請文件之中的定位
就形式而言，Claim的確是諸多專利申請文件之一的文件，但就其功能與影響來看，Claim可謂是專利申請文件的核心，也可說是最重要的部分，這是因為專利申請文件此為一種權利申請書，而其中的Claim又是用來界定權利範圍的文件。因此依專利法第36條第5項規定，專利申請人必須將所有限定該發明範圍之事項，詳盡而清楚地撰寫在Claim文件裡，而且依第70條第1項規定，專利的技術範圍必須由隨附在專利申請書的專利申請範圍說明書（Claim）所界定。

因此，受上述法條所影響，不論發明的實體內容為何，該發明的專利權範圍都受到申請專利時提出的Claim所限制。也就是說，即便您的發明獨步一方，而且也詳盡地說明了發明的形態與內容，但該發明的專利權仍由Claim所限定。
換句話說，即便發明本身十分優良，一旦Claim的內容十分拙劣，發明人將在專利審查程序以及行使專利權時，蒙受極大的損害。例如在審查程序中被發現記載不實的情事，卻無法在校正的限制範圍內補充說明時，很有可能最終被迫放棄該項專利的申請，而且能不能讓審查人員了解該發明與舊技術之間的差異，也是申請專利的重要問題之一。

此外，當專利權被侵害時，若Claim無法適當地規範該發明技術或思想的範圍，有時將被迫接受侵害，而無法正確地申請原有的權利。因此撰寫Claim之前，應謹慎地歸結出發明的技術思想，然後再下筆撰寫。
讓我們更進一步來看Claim。明細表的發明概要欄位分成「解決問題的手段」以及「發明效果」兩欄，這兩欄的內容必須與Claim互相呼應。透過這兩欄的說明，記載於Claim裡的發明內容也將更為明確。換句話說，Claim的內容以及這兩欄的發明概要之間，存在著互補的關係，而透過如此互補的關係，發明的權利範圍也將被明確地界定出來。

另一方面，專利法第36條第6項第1款規定「申請專利之發明必須附載詳細說明」，但專利制度原本就是作為釐清發明之用，此為一種在特定期間內賦予發明一定權利的制度，所以專利法第36條第6項第1款的規定當然也是如此的合理。因此Claim裡才會增設詳盡說明發明範圍的欄位，以便說明發明的具體形態。
由上述內容可知，Claim除了是專利申請文件的核心，也是諸多專利申請文件的骨架，因此只要Claim的內容不明確，專利申請文件的內容也將瞹眛不明，當然也就無法判斷專利申請文件的好壞，如此我們可說，專利申請文件始於Claim，同時也終於Claim。

2.2 Claim與專利發明之技術範圍的關係
2.2.1 專利法的對應
專利法第70條第1項規定：「專利之技術範圍依申請書之專利申請範圍附件記載所界定」。以白話文來說，專利的技術範圍，也就是專利權的權利範圍，必須白紙黑字寫成Claim的內容。所以才能依照Claim的內容判斷專利權的權利範圍。
而專利法第70條第2項規定，Claim裡使用的用語將被解釋為非Claim的說明內容或是圖面內容。因此，發明的權利範圍將透過Claim的文字內容確認，而Claim內用語之意義則屬於非Claim的記載，意即Claim內的用語將透過發明細部說明欄位裡的記載來解釋。只是將在後續篇幅提到的判例也將指出，專利法第70條第2項的規定，僅僅過是專利法第70條第1項的備註，也因此要提醒您，專利法第70條第2項無法挽救Claim記載不實的失誤。

就上述內容來看，現行的專利法是以兩階段的形式判斷專利發明的技術範圍，但事實上只能說是違心之論，因為專利權的權利範圍絕對是依Claim的內容所解釋。